New Grounds of Rejection in the Examination of Patent’s Inventive Step -Focusing on Changes to the Primary Prior Art-

본 논문에서는 특허 진보성 판단 시 주선행발명의 변경이 새로운 거절이유에 해당하는지 검토하였다. 대법원 2015후2341 판결은 주선행발명이 바뀌면 출원발명과의 대비 및 진보성 판단 논리가 달라져 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당한다고 판시하였는데, 비교법 연구 방법론으로 국내외 판례 경향을 분석한 결과 일본, 미국, 유럽 등 주요국에서도 출원인에게 실질적 대응 기회를 보장하기 위해 주선행발명의 변경을 원칙적으로 새로운 거절이유로 보고 있었다. 다만, 단순히 표현이나 부가된 논지가 달라질 뿐 논거의 핵심이 동일하다면 새로운 거절이유로 보지 않는 유연한 접근도 존재했다. 본 연구는 또한, 심사관의 주장·입증책임 측면에서 주선행발명 변경은 최소한의 합리적 판단 근거 없이 새로운 논거를 제시하는 절차 위반으로 해석될 수 있음을 지적하였다. 또한, 행정법적으로 헌법이 보장하는 신뢰보호의 원칙, 출원인의 절차 참여 보장, 행정의 예측 가능성 보장이라는 측면에서 검토한바, 쟁점 판결의 논지가 타당하다는 점을 확인하였다. 다만, 심사 경제 측면에서 거절이유 재통지가 권리 확정을 지연시킬 수 있으므로 출원인의 절차적 권리 보장과 심사 실무의 효율성 간 균형 있는 운용이 필요하다고 할 수 있다.