The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit's En Banc Decision in LKQ v. GM Overruling the Rosen-Durling Test for Design Patent Obviousness

본 평석은 2024년 5월 21일 선고된 미국 연방관할항소법원(CAFC)의 LKQ v. GM 전원법정(en banc) 판결을 중심으로, 미국 디자인특허의 진보성(창작비용이성) 판단기준의 변화와 그 시사점을 고찰한다. 미국 특허법은 발명(utility invention)과 디자인(design)에 대해 동일한 진보성 규정(제103조)을 두고 있으나, CAFC는 디자인의 시각적 특성상 발생하기 쉬운 사후고찰(hindsight)의 오류를 방지하기 위해 오랫동안 ‘Rosen-Durling 법리’라는 독자적이고 엄격한 기준을 적용해 왔다. 이 법리는 진보성 부정을 위해 ‘기본적으로 동일한(basically the same)’ 주선행디자인의 존재와, 주선행디자인과 부선행디자인 간의 ‘밀접한 연관성(so related)’을 필수적으로 요구함으로써 등록디자인을 무효시키기 어렵게 만드는 강력한 보호수단으로 작용해 왔다. 그러나 대상 LKQ v. GM 판결에서 CAFC 전원법정은 연방대법원의 2007년 KSR 판결(발명의 진보성 판단에 유연성을 강조하여 TSM 테스트를 기각한 판결)의 취지가 디자인특허에도 적용되어야 한다고 설시하며, 기존의 경직된 Rosen-Durling 법리를 공식적으로 폐기하였다. 본 평석은 이러한 판결이 나오게 된 배경과 1심 및 항소심의 경과, 그리고 다양한 법정조언자(Amicus Curiae)의 주장을 상세히 분석한다. 애플(Apple) 등 디자인권자 측은 디자인과 발명의 본질적 차이를 강조하며 기존 법리의 유지를 옹호한 반면, 자동차 부품업체 등은 특허법의 통일적 적용과 경쟁촉진을 위해 KSR 법리의 도입을 주장하였고, 법원은 후자의 손을 들어주었다. 저자는 이번 판결로 인해 향후 미국 내에서 디자인특허의 등록이 어려워지고 무효율이 상승하여 디자인권의 보호가 약화될 것으로 전망한다. 나아가 저자는 발명(기능)과 디자인(외관)은 그 보호대상과 속성이 근본적으로 다름에도 불구하고, 미국 법원이 기계적으로 동일한 진보성 법리를 적용하려는 태도에 대해 비판적 견해를 제시한다. 결론적으로 본 평석은 한국의 디자인보호법제 또한 창작의 난이도를 따지는 미국식 ‘진보성(창작비용이성)’ 법리보다는, 전체적 인상의 차이를 기준으로 구별력을 판단하는 유럽의 ‘개별성(individual character)’ 법리를 도입하는 방안을 고려해야 함을 제언한다.