Admissibility and Probative Value of Post-Filing Data in Assessing Inventive-Step and Enablement

선출원주의에서는 빠른 출원이 유리하다. 그래서 어떤 발명자는 발명의 효과를 정확하게 인식, 구현하기 전에 출원을 하게 된다. 화학 및 제약 분야에서는 명세서 용이실시(기재불비) 및 진보성 판단에 있어서 발명의 효과가 중요한 의미를 가진다. 따라서 출원인 또는 특허권자가 심사, 무효심판, 소송 등의 단계에서 출원일 후 데이터를 제출하며 발명의 효과를 주장하는 경우가 빈번하게 발생한다. 우리나라에서는 출원일 후 데이터의 증거능력이나 증명력에 관한 논의가 미흡하다고 생각된다. 이 글에서는 용이실시 및 진보성 판단 시 출원일 후데이터를 어떻게 취급, 고려할 것인지에 대한 법리를 탐구한다. 그 탐구를 위해 우리나라, 미국, 유럽특허청, 영국, 독일, 일본 및 중국에서의 출원일 후 데이터 관련 법리 및 심사실무를 분석하였고, 그러한 분석의 결과로 다음과 같은 법리를 제안한다. 첫째, 출원일 후 데이터의 제출을 원칙적으로 불허하는 법리는 연구개발 및 출원 실무에 반한다. 둘째, 용이실시와 비교하여, 진보성 판단과 관련된 출원일 후 데이터의 제출은 더 쉽게 허용되어야 한다. 셋째, 최초 명세서가 해당 효과를 기재하는 경우, 진보성 판단의 장면에서는 출원일 후 데이터의 제출을 폭넓게 허용하되, 용이실시 판단의 장면에서는 그 효과 기재의 신뢰성(구체성)이 인정되는 경우에 한하여 출원일 후 데이터의 제출을 허용하는 법리를 운영해야 한다. 넷째, 출원일 후 데이터의 증거능력(admissibility)과 증명력(probative value)을 구별하여 판단하고, 증거능력이 인정된 출원일 후 데이터에 어느 정도의 증명력을 부여할지는 해당 판단자가 따로 판단하여야 한다. 다섯째, 진보성 판단의 장면에서는 출원 후 데이터가 청구범위 전체와의 연관관계(nexus) 및 범위 상응성(commensurate in scope)이 인정되어야 증명력이 인정된다.